Wer eine markenrechtliche Abmahnung erhält, wird häufig aufgefordert, neben den Rechtsanwaltskosten auch die Patentanwaltskosten zu übernehmen. Im gerichtlichen Verfahren folgt dieser Anspruch aus dem Gesetz. Für den außergerichtlichen Bereich der Abmahnung hat der Bundesgerichtshof in seiner aktuellen Entscheidung hohe Hürden aufgestellt. Die Erforderlichkeit der Mitwirkung muss nunmehr auch dann nachgewiesen werden, wenn der Patentanwalt eine Recherche des Registerstandes beigetragen hat und damit nachweislich eine Aufgabe übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehört. Die Durchführung einer Markenrecherche genügt idR nicht, wenn der beauftragte Rechtsanwalt seinerseits Erfahrung im Markenrecht hat und die Markenrecherche daher selbst hätte durchführen können (BGH Az. I ZR 70/11 -Kosten des Patentanwalts IV)
